СЕС: заявяването на чужда марка не е акт на „недобросъвестност“

Image: Yakult by Devil Probably on Flickr
35

В съвсем скорошното си решение по делото C‑320/12 Съдът на Европейския съюз (СЕС) отговори на въпроса дали заявителят на марка в юрисдикция А действа недобросъвестно, при положение, че знае, че друг притежава регистрацията върху идентична марка в юрисдикции Б и В.

Конкретният казус

се отнася до триизмерната марка-бутилка за млечната напитка Yakult, която е регистрирана от едноименния японски производител още през 1965 г. в Япония и в редица други страни, сред които държави — членки на Европейския съюз.

От 1977 г. Malaysia Dairy произвежда млечна напитка в идентична пластмасова бутилка, за която през 1980 г. получава маркова регистрация за Малайзия.

През 1993 г. японската Yakult и малайската Malaysia Dairy сключват споразумение относно взаимните им права и задължения във връзка с използването и регистрацията на техните бутилки в определени държави.

Противно на сключеното споразумение

през 1995 г. Malaysia Dairy заявява триизмерната си марка в Дания, за която впоследствие получава регистрация.

Yakult възразява срещу регистрацията, изтъквайки че дружеството Malaysia Dairy е знаело или е трябвало да знае за съществуването в чужбина на по-ранни идентични марки на Yakult към момента на подаване на своята заявка за регистрация и в този смисъл е действало недобросъвестно.

След изминаването на датската инстанционна йерархия, делото попада пред СЕС, от който се иска

да отговори на три въпроса

 

1. Представлява ли понятието за недобросъвестност по член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 понятие на националното право, което всяка държава-членка може да изпълва със съдържание, или е понятие на правото на Съюза, което следва да се тълкува еднакво в целия Европейски съюз?

2. Ако понятието за недобросъвестност е понятие на правото на Съюза, то достатъчно ли е за заявителя да е знаел или да е трябвало да знае за чуждестранната марка в момента на подаване на своята заявка, или са нужни и допълнителни изисквания относно субективното отношение на заявителя, за да може да се откаже извършването на регистрация?

3. Може ли държава членка да избере да въведе специфична защита на чуждестранните марки, която по отношение на изискването за недобросъвестност се отличава от член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95, например чрез въвеждането на специално изискване заявителят да е знаел или да е трябвало да знае за чуждестранната марка?“.

 

СЕС приема, че

 

1. понятието „недобросъвестно“ по смисъла на Директива 2008/95 е самостоятелно понятие на правото на ЕС, което трябва да се тълкува по еднакъв начин в целия Съюз;

2. заявителят на марка не действа недобросъвестно, когато я заявява въпреки знанието си, че трето лице ползва по-ранна идентична марка в друга юрисдикция;

3. Директива 2008/95 не допуска специфичен режим на защита, който базира на това, че заявителят е знаел или е трябвало да знае, че дадена марка вече е регистрирана или се ползва в чужбина.

 

Вместо извод

СЕС потвърждава териториалния характер в марковото право, според който една и съща марка може да има различни притежатели в различни юрисдикции.

Обстоятелството, че някой има маркова регистрация в територия А не му гарантира възможността да се противопостави на заявяването на идентична марка в територия Б само на основанието, че заявителят в територия Б е знаел за регистрацията в територия А.

В тази връзка притежателите на марки имат по-сериозния стимул да не оставят бели петна върху световната маркова карта, а да се стремят да ги регистрират в колкото се може повече юрисдикции, ако не искат други да им ги отмъкнат под носа.